浅析商标权与著作权的关系及司法实践案例分析（下）

二、司法实践案例

（一） 争议商标侵犯了美术作品的在先著作权

案例一：“黄鹤楼及图”商标无效宣告案

被申请人：晋江黄鹤楼餐饮管理有限公司

申请人：武汉市黄鹤楼公园管理处

申请理由：申请人对“黄鹤楼YELLOW CRANE TOWER及图”美术作品享有在先著作权，争议商标的注册损害了其权利。

裁定结果：争议商标被宣告无效。

裁定理由：第一，申请人对图样为“黄鹤楼及图”的美术作品享有在先著作权（并持有著作权登记证书），且该作品在争议商标申请注册日前已公开发表，被申请人应有接触该作品的可能性；其次，争议商标所包含的图形部分与申请人的美术作品图形部分构成实质性相似。

【律师评述】：商标评审委员会在本案的裁定文书中明确了侵犯在先权著作权案件的构成标准：（1）在争议商标申请注册之前他人已在先享有著作权；（2）争议商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似；（3）争议商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品；（4）争议商标注册申请人未经著作权人的许可。（商标评审委员会, 2017）

值得注意的是 “接触过或者有可能接触到”这一标准：著作权法认可偶合性作品的存在可能，即两位创作者在没有任何沟通、交流、接触的情况下分别创作出了实质性相似的作品，这两位创作者可以分别获得著作权。因此，应当明确存在可能接触的情形，排除偶合性作品的特殊情况。 此外，在诉讼中需要首先由著作权人证明自己在争议商标申请日前已取得在先著作权，而著作权登记证书是证明著作权人享有合法权利的有力证据。

类似案例还可参考商评委对“peppapig及图”商标的无效宣告案。该案的不同点在于系争美术作品的著作权人并不是我国公民，而是小猪佩奇动画片的英国发行公司。其取得著作权依据的是外国法律，但是商评委依然认可其合法性。原因在于《保护文学和艺术作品的伯尔尼公约》第三条：“（a）作者为本同盟任何成员国的国民者，其作品无论是否已经出版，都受到保护。”我国和英国都是《伯尔尼公约》的缔约国，因此商评委认可了小猪佩奇角色形象这一美术作品。此外，虽然小猪佩奇作品未能提供著作权登记证书，但是鉴于申请人提供的证据可以形成完整的证据链，商评委对此同样予以认可。近年来商标抢注现象虽然有所减少，但依然存在较为恶劣的抢注行为，部分案件的抢注对象还牵涉了国外自然人或法人享有的在先权利【注4】。商评委对本案的裁定也体现出对国内外合法知识产权均加以保护的原则。

 （二） 争议商标侵犯了摄影作品的在先著作权

杨某某与云南某茶叶有限责任公司、西双版纳某茶厂著作权权属、侵权纠纷案

原告：杨某某 

被告：云南某茶叶有限责任公司 & 西双版纳某茶厂茶厂（普通合伙） & 云南某某号茶业有限责任公司

审理法院：云南省普洱市中级人民法院

原告主张：杨某某系“勐海人文”系列摄影作品的著作权人，三被告未经著作权人杨某某许可在公司的品牌宣传及推广营销方面，大量使用该系列摄影作品，侵犯了杨某某的在先著作权。

判决结果：云南某茶叶公司侵犯了杨某某的在先著作权。著作权自作品创作完成之日起产生，涉案作品自杨某某创作完成之时即取得著作权，早于被告的争议商标取得商标权的时间，属于在先权利。（云南省普洱市中级人民法院, 2018）

【律师评述】：本案的争议点在于创作人应争议商标注册人的要求创作某作品时，著作权如何归属。本案中杨某某拍摄“勐海人文”系列作品时是应茶叶公司的邀请为该公司进行宣传，双方虽然没有书面合同但形成了事实上的委托合同，“勐海人文”系列作品系委托作品。但是双方未约定作品的著作权和用途归属。这两个未约定事项也是影响判决结果的关键因素：依据《著作权法》，委托作品未约定著作权归属时，著作权归受托人所有且委托方只能在委托目的内使用该作品。据此，本案中杨某某自拍摄完成日起当然取得著作权，且提供了在先的著作权登记证书和其他有关证据，形成了完整的证据链。此外，云南某茶叶将摄影作品用于商标注册的行为也超过了宣传的目的，因此法院认定争议商标侵犯了先权著作权。

（三） 争议商标侵犯了书法作品的在先著作权

宋某麟、宋某明等与昆山某餐饮有限公司著作权权属、侵权纠纷案

原告：宋某某等四人

被告：昆山某餐饮有限公司

审理法院：江苏省昆山市人民法院

原告主张：宋某某等四人的父亲（以下简称宋父）曾为昆山某餐饮公司题一副内容为“百年老店奥灶馆”的书法，但某餐饮公司在未取得宋父同意的情况下将该书法内容分别在12个类别项下注册了商标并对部分商标进行使用，侵犯了宋父的在先著作权。

判决结果：昆山某餐饮有限公司侵犯了宋父的在先著作权。宋父所题“百年老店奥灶馆”就其内容，落款和印章均符合《著作权法》意义上的书法作品的标准，宋父自书法完成之日起当然取得著作权。宋父及其妻子虽然已经过世（未超过50年），但其子根据继承权取得了涉案作品的著作财产权和保护著作人身权的权利。

【律师评述】：本案的关注点在于著作权在其权利时限内可以全面地、不加减损地持续对抗商标权，不论著作权人是否已经过世。著作权人宋父虽已过世，但是《著作权法》规定，著作权的保护期为作者终生及其死亡后五十年。因此即使宋父已经过世，但其对书法作品的著作权依然有效。此外，合法有效的著作权排除了任何类别的商标权，因此宋父的著作权可以对抗昆山某餐饮公司申请注册的任何类别的商标，远不仅是本案所涉的12类。

 总结：

合法有效的在先著作权一方面可以因其保护范围的全面性而为已注册商标提供辅助性保护，另一方面也提示申请人在申请注册商标前应当仔细核查待申请商标是否侵犯了他人的在先著作权。就商标实务来看，商标注册申请人需要注意以下几点：

1.      对于符合《著作权法》中“作品”标准的创作成果可以将著作权登记和商标注册申请两种措施并举，以获得更加全面的保护；

2.      委托他人设计商标时以书面方式约定好创作成果的著作权归属和用途至关重要（当设计作品可能具备较强的独创性时）；

3.      尊重他人知识产权及其他合法权利。在进行商标申请前应当对待申请商标的各个构成元素进行仔细核查，避免侵犯他人的在先权利。

就艺术作品创作者而言，作品除了以公开发表等方式宣告著作权之外，还可以通过权利登记的方式加强保护。我国目前对著作权登记采取非实质审查标准，登记人能够以较短的时间花费获得更强的保护。然而也正因其非实质审查的标准，在诉讼中仅具有著作权登记证书并不能构成法官认可的完整证据链，因此在作品的创作过程中还应及时对创作过程适当记录和存档。

我所律师对中美商标注册申请、维护及纠纷解决等事宜拥有丰富经验，欢迎当事人咨询！

注释

注4：相关案例可参考商标局网站上公布的评审文书。如《第12055673号“TOEFL”商标无效宣告案》、《第18436154号“哈利波特Halibote及图”商标无效宣告案》等。

 参考文献：

[1]徐琳.商标图样的著作权保护之困境与出路——《商标法》保护在先著作权条款的立法精神和审理标准探析[J].电子知识产权,2014(11):50-56.

[2]王斐. 著作权在商标异议复审案和诉讼案件中的主张以及诉讼中新证据的采信问题[A]. 2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文（第二部分）[C]. 中华全国专利代理人协会,2014:6.

[3]董晓敏.以商标标识主张在先著作权的相关问题[J].中国版权,2014(01):38-41.

[4]李扬.商标法中在先权利的知识产权法解释[J].法律科学.西北政法学院学报, 2006(05):41-50.

[5]吴汉东. 知识产权法:第7版[M]. 北京: 北京大学出版社, 2019

[7]商评委. 国家知识产权商标局[EB/OL]. (2017-10-19) [2020-10-26]
http://spw.sbj.cnipa.gov.cn/alpx/201710/t20171019_269796.html.

[8]商评委. 国家知识产权局商标局[EB/OL]. (2019-7-29) [2020-10-26] http://spw.sbj.cnipa.gov.cn/alpx/201907/t20190729_305210.html.

[9]云南省普洱市中级人民法院.中国裁判文书网[EB/OL]. (2018-10-16) [2020-10-27]
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=1905c54d85224eac90f5aa9c00b4c932